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Trasferimento Di Proprietà Intellettuale E Tecnologia Negli Usa

Trasferimento Di Proprietà Intellettuale E Tecnologia Negli Usa

Trasferimento Di Proprietà Intellettuale E Tecnologia Negli Usa. Ecco di cosa vi parleremo in questo articolo di Avvocato a Miami.

Come menzionato nello scorso articolo, oggi ci concentriamo sulla proprietà intellettuale e sulla possibilità di cederne l’utilizzo a fini commerciali, comunemente detto licensing. In questa ampia categoria ricadono il know-how, i brevetti e marchi, i domini di siti web e i diritti d’autore nella loro accezione commerciale, tra i quali in particolare i diritti sui software che, come vedremo, presentano però delle eccezioni.

In via generale, chi possiede una licenza o altro bene immateriale può cederne l’utilizzo per un determinato periodo di tempo e nel territorio concordato. Luogo e tempo sono  due caratteristiche centrali nel contratto di licenza.  In cambio il licenziatario pagherà delle somme come corrispettivo. 

La cessione di diritti su un bene immateriale è materia delicata e per questo è importante agire in modo consapevole e informato prima di entrare in un accordo di licensing, onde evitare il rischio di appropriazione o di altre scorrettezze da parte della licenziatario americano.

A cosa occorre prestare attenzione?

Innanzitutto è fondamentale proteggere la proprietà intellettuale, motivo per cui, prima di concedere la licenza, occorre registrare o depositare i propri marchi e brevetti. Questo garantisce una maggiore forza contrattuale nel momento della negoziazione dei propri diritti. Anche nel caso di know-how o segreti industriali, è possibile una protezione depositando gli stessi presso un’agenzia governativa.

Il secondo passaggio fondamentale è la cura nel contratto di licenza. È importante farsi assistere da un avvocato  competente nella contrattualistica per regolare compiutamente tutte le fattispecie ed eventi che possano accadere durante la vita dell’accordo.

Il contratto vero e proprio è generalmente preceduto da un “NB-SOT” (Non-Binding Summary of key Terms), ovvero uno schema non vincolante di accordo in cui vengono condensati i punti chiave. È importante che gli accordi risultino sempre per iscritto, così da rendere più vincolanti le proposte a mano a mano che si avanza nella contrattazione.

Prima di firmare l’accordo, poi, è opportuno svolgere qualche controllo sul licenziatario, per verificare che quanto affermato corrisponda al vero. Si tratta cioè di raccogliere i dati e documenti necessari per controllare lo stato finanziario, la capacità produttiva e l’esistenza di una rete di vendita.


Trasferimento Di Proprietà Intellettuale E Tecnologia Negli Usa

Quali sono le clausole importanti?


Alcune clausole possono risultare più complesse di altre. Tra queste: i metodi di computo delle royalties, la facoltà di vendere sotto licenza i prodotti a parti terze, le violazioni dei diritti sulla proprietà intellettuale e relativa licenza, e di conseguenza le clausole di risoluzione. Vediamo ora più nel dettaglio alcuni aspetti che possono essere oggetto di controversia.

La condizione di esclusività. Come regola generale, nulla vieta la concessione di una licenza esclusiva che copra il territorio di tutti gli USA, e così avviene nella maggior parte dei casi.

Non-compete. Eventuali limitazioni alla concorrenza devono essere armonizzate con la normativa antitrust statunitense e statale. Nel caso di licenza su brevetto, numerose controversie originano da un affermato “patent misuse”. Per questo è importante l’assistenza di un avvocato per minimizzare, all’interno del contratto, i rischi di successive controversie.

Royalties e pagamenti anticipati. Il licenziante ed il licenziatario possono decidere liberamente sulle royalties prevedendo anche un pagamento anticipato, che normalmente avviene alla firma del contratto. Non è infrequente poi una richiesta di minimum royalties, ma questo ovviamente dipende dal peso negoziale delle parti.


Aspetti fiscali. Le conseguenze fiscali per il licenziante devono essere prese in considerazione fin dall’inizio in modo da ottimizzarne il peso. Gran parte della normativa di interesse è contenuta nella convenzione bilaterale firmata da Italia e Stati Uniti che prevede un divieto di doppia imposizione.


Un caso da trattare con attenzione: le licenze su segreti industriali e know-how. 

Gli Stati Uniti hanno una protezione molto efficace di segreti industriali e know-how e, in circostanze specifiche, i tribunali statunitensi possono emettere ingiunzioni (“injunctions”) per proteggere i segreti industriali e commerciali e le altre informazioni di proprietà.


La American Arbitration Association, l’associazione di arbitrato statunitense, prevede inoltre che queste ingiunzioni possano essere emesse anche gli arbitri. È possibile quindi trasferire, licenziare e ottenere una tutela efficace anche rispetto a questo tipo di proprietà intellettuali.


In generale sono opponibili ed esigibili tutte le clausole che proibiscono l’uso non autorizzato da parte del licenziatario durante il periodo di validità del contratto di licenza e dopo la sua scadenza. Un contratto ben fatto renderà assoggettabili al pagamento di royalties anche tecnologia e conoscenze non riservate al momento del contratto, o che hanno smesso di esserlo.


Il limite previsto dalla legge, ma evitabile da parte di un buon avvocato, è quello di considerare la tecnologia come ormai di pubblico dominio.


Alla prossima settimana!

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